自用目的制作招牌是否侵犯外观设计专利权

案号:(2012)鄂武汉中知初字第2173号
(2013)鄂民三终字第145号

【案情介绍】

原告王征宇系餐饮行业从业者,在武汉等地开设有多个名为“东北人烤肉”的餐饮店。2009年8月24日,其提出1件有关店面招牌的外观设计专利申请,并于2010年10月6日获得授权(专利号ZL200930205735.8)。该招牌设计整体呈长方形,中间自左向右横向排列“东北人烤肉”五个行楷字,其中“东北人”三个字为白色,“烤肉”两个字为红色,“东北”和“烤肉”两个字的大小相当,中间的“人”字字体稍大;招牌的边框为红色,底色为黑色。被告武汉市小山城餐饮有限公司(下称小山城公司)也从事餐饮服务,该公司位于武汉市江汉区武商路的店面于2011年8月开始装修,装修后的店面门头安装有“东北人烤肉”的招牌。该招牌与王征宇获得专利授权的设计相比,该招牌除将“东北”两个字变为红色,招牌底色变为咖啡色外,其他的设计特征基本相同。

王征宇认为,小山城公司在未经授权的情况下,制作、使用“东北人烤肉”的店面招牌经营烤肉,给其造成了极大的经济损失和声誉影响,请求法院判令小山城公司:1、立即拆除“东北人烤肉”店面招牌,不得再使用与授权设计相同或近似的店面招牌,并赔礼道歉,消除影响,恢复名誉;2、赔偿经济损失10万元;3、承担诉讼费、公证费、律师费等维权费用。

武汉市中级人民法院一审认为:从整体视觉效果上判断,小山城公司制作使用的招牌与王征宇获得授权的外观设计无实质性差异,落入涉案专利权保护范围。但在进行专利侵权判定时,还需结合侵权行为人实施专利的目的来进行判断。小山城公司并非专门生产制作招牌的企业,其制作招牌系以自用为目的,明显不具有营利性。同时,外观设计专利权在性质上属于创新成果类型的知识产权,而非识别标记类型的知识产权,是否导致相关消费者对产品或服务的来源产生混淆和误认不属于判定外观设计专利侵权时应予考虑的因素。小山城公司制作、使用“东北人烤肉”招牌并未违反专利法的规定,不构成专利侵权。遂判决:驳回王征宇的全部诉讼请求。

湖北省高院二审认为:小山城公司虽非生产制作招牌的企业,但其委托他人制作侵权的“东北人烤肉”招牌,在其与制作者之间形成委托合同关系,而委托事务造成的法律后果应由作为委托人的小山城公司承担。虽然外观设计专利权并不具有禁止他人使用外观设计专利产品的效力,但并不能阻却小山城公司委托他人制作被控侵权招牌的行为侵权的认定。而且小山城公司制作招牌的目的是为其经营中餐类制售活动服务,对小山城公司主张的并非出于生产经营目的实施专利因而不构成侵权的抗辩理由不予支持。二审法院遂改判:1、撤销一审判决;2、小山城公司停止制作侵权招牌,并拆除店面正使用的“东北人烤肉”招牌;3、小山城公司赔偿王征宇经济损失1万元并负担其维权合理开支1.5万元。

【法官评析】

在商业经营活动中,经营者将自己的名称字号或经营服务项目制作成招牌悬挂于经营场所以招徕顾客,可谓习以为常的事情。如若该经营者欲独占性的使用其字号或表示其经营服务项目名称的某个文字标识,则可以向国家工商行政管理总局商标局申请商标注册,并在取得注册后依商标法来保护该文字标识,此亦为惯常的商业做法。但倘若该经营者就该文字标识申请注册商标而不得时,其是否可以另辟蹊径,将带有自身名称字号或经营服务项目名称的招牌设计申请外观设计专利,进而依专利法来获得对该文字标识的独占性使用权利,则颇有争议。本案湖北省两级法院就同一事实作出的截然相反的判决,很好的诠释了利用外观设计权保护店面招牌时可能引发的争议。

从司法审判角度来说,对有关店面招牌的外观设计不宜授予专利权,这不仅与专利法促进产品本身外观的创新水平之立法精神相悖,还会增大外观设计专利权与商标专用权相冲突的情形,在一定程度上也加大了司法裁判的难度。笔者建议,当权利人因他人未经许可使用相同招牌而提起侵权诉讼时,应引导权利人依循商标侵权或反不正当竞争等途径来捍卫自身的合法权益。

(作者单位:武汉市中级人民法院)

中国企业如何应对海外诉讼

【案情简介】

中国通领科技集团(原浙江东正电器有限公司,以下简称“通领科技公司”)与美国莱伏顿公司(以下简称“莱伏顿公司”)长达3年的海外诉讼,最后以通领科技胜诉而告终。此案作为我国企业参加知识产权国际竞争的一个典型案例,在中美知识产权诉讼历史上树立了一座里程碑,极大地鼓舞了我国企业海外维权的信心和斗志。一个是成立不过8年的中国民营企业,另一个是接地故障断路器领域的行业领军企业,此案何以出现如此结局?我国中小企业、政府、行业协会可以从这一胜诉案例中得到启示,为我国企业顺利进行海外诉讼提供必要支持。

一、海外应诉,策略优化事倍功半

  通领科技公司的应诉策略显现于应诉之后的两个动议,这可谓应诉技巧中的亮点。海外诉讼,天时、地利、人和等条件往往都不在被告方,但是,冷静应对可以使局势得到控制,防止损失的扩大。这正是通领科技公司在本案中的做法。面对莱伏顿公司分别在不同州联邦地区法院起诉多个客户的战术,通领科技公司向法院提出的将数起案件集中到新墨西哥州联邦地区法院统一审理和申请禁止用同样的案由起诉其他客户的两个动议,得到了法院的支持。因为不同地区的诉讼战场会加大诉讼成本,这对于通领科技公司这类成立时间较短、资金实力薄弱的中小民营企业异常不利,很可能造成官司没有结束就被高昂的诉讼费拖垮的情况发生。莱伏顿公司恃强凌弱导演知识产权诉讼的主要目的昭然若揭:行业巨头的此次起诉并非为了专利维权,而是把专利诉讼作为商业竞争的工具,希望把性价比高的通领科技公司产品一举赶出美国,继续保持其在美国市场的行业垄断地位。通领科技公司应对策略的高明之处在于:其一,避免莱伏顿公司再次扩大战局,减少因为诉讼的负面新闻给美国市场的业务带来更多影响;其二,尽量减少诉讼费用,在不增加诉讼负担的情况下推动案件进程。
  一般情况下,企业在应对诉讼时应当根据以下几个因素来制定策略和诉讼目的底线:一是被诉产品对维持企业的重要性;二是对自己所拥有的相关专利及知识产权了解的准确度;三是良好的后勤支持(包括拥有足够的资金)。 对通领科技公司这类在海外市场扩张中遭到侵权诉讼的企业而言,产品对企业的重要性占有不可动摇的地位;而凭借对自己相关专利及知识产权的了解程度,企业可以选择强硬抗击、确立不侵权地位或协商谈判、寻求许可局面等方式。无论以何种方式结尾,在应对诉讼时,都应做好成本控制。大公司不在乎官司的输赢,只希望通过时间长、跨度大的诉讼让应诉方开拓市场的计划被搁置,而其中运用最多的手法就如本案莱伏顿公司在不同法院同时启动多场同类诉讼。在遇到类似情况时,可以借鉴通领科技公司的诉讼策略,一方面请求禁止原告无限制扩大诉讼规模;一方面将同类案件合并在某一法院,减少诉讼花费的人力、物力和财力。
  
  二、海外拓展,知识产权保驾护航

  随着我国企业综合实力的加强,诸多企业向国际市场发起冲击,有许多企业在某些领域成为跨国公司有力的竞争对手。这导致国际竞争异常惨烈,同时也让“走出去”的企业意识到知识产权保驾护航的重要性。在扩张海外市场之前,企业应当从以下儿个方面做好准备工 作,避免遭到外国公司知识产权的“冷枪”。
  
  (一)海外产品上市之前:熟悉法律环境,进行产权检索

  企业在进行海外投资和扩张之前,一定要对该地区的法律环境、政策方针、社会文化、经济结构等诸多因素进行考察,以便制订攻占市场的战略计划。然而,许多企业往往会忽略产品和服务的知识产权问题,以至于当踏上新战场被他人以侵权为由起诉时才发现未做足准备工作。本案中,通领科技公司在进人美国市场之前,特地委托美国的律师事务所对其产品是否侵犯莱伏顿公司专利权进行法律咨询,直到收到其不侵权意见书才真正开始产品出口上市。而正是这一份不侵权法律意见书,对马克曼听证和最后的法院判决起到了支持作用。可见,企业签订出口合同前,事先做好专利检索工作可以让企业的产品更有底气,届时,万一发生诉讼也可以作为相关证据进行提交。当然,专利检索仅仅是行动之前知识产权准备工作的一部分。由于知识产权的地域性特点,企业在进行海外扩张时,最根本的还是应当将其核心技术申请海外专利,获得国外专利保护。专利先行,产品随后,才能减少侵权风险。此后,还需要关注当地的知识产权诉讼制度、法律程序,对商标、版权等各方面的知识产权进行调查,以防触碰了知识产权高压线,使整个市场扩展计划受阻。
  
  (二)企业被控侵权之时:管住自己口袋,积极应诉杭辩

  事前准备固然重要,但是也有不太详尽的可能。若在海外市场被诉,企业应冷静面对,在当地律师的建议下,积极应诉抗辩。而日前的情况是,我国企业面对国际诉讼往往采取消极的态度,没有积极应诉的信心,只要对手一诉诸法律就自认侵权。其实,国际上允许的侵权抗辩理由多达30余种,而我国企业常用的仅有8种,分别是不侵权抗辩、诉讼主体资格抗辩、依法免责抗辩(权利用尽、先用权、临时过境、科研目的)、专利无效抗辩、公知技术抗辩、经济合问抗辩、超过诉讼期限抗辩、禁止反悔原则抗辩。这些抗辩仅占全部抗辩理由的25%。除此之外,企业还可以运用第二层或第三层抗辩理由进行抗辩,比如充分公开原则抗辩、证据不可信抗辩、发明实际范围抗辩、侵害公众利益抗辩、专利申请人故意不公开最接近的现有技术以提高取得专利的可能性、用明知已经丧失新颖性的技术申请专利通过诉讼于扰正常的商业竞争等。 总之,国内企业应当满怀信心积极应诉,而不是在外国企业稍稍加大攻势之后就认为自己的确侵犯其专利而乖乖交出侵权赔偿费或专利使用费。

  (三)商战诉讼交涉之中:了解对手意图,寻求合理解决

  随着商战理性化程度的提高,知识产权作为博弈工具,其诉讼背后反映出的仍然是商业利益之间的平衡。因此,在被诉之后,企业应当冷静思考,了解对手致力于这场诉讼的真正目的。如今的知识产权诉讼已经无法决断出谁是谁非,也不是为了确立专利的“高尚”地位而为之,因此,双方签订和解协议、进行交叉许可、取得双赢的局面往往对双方都更为有利。在海外市场被诉之后,我国企业应当转变观念,若企业真的存在侵权情况,一方面积极准备通过法律程序应诉,另一方面,应当派出代表与对方进行商业谈判,可以通过用其他专利进行交叉许可或者其他优惠条件来换取不被驱逐出市场的底线。英、美法系国家的一次诉讼往往会成为其他许多竞争对手的借鉴,因为法官判决不是根据成文法而是根据以往的判例和经验。因此,在真有侵权情况发生时,和解是风险最小的解决方法。丢失部分利益可以在之后的竞争中补回,但失去市场之后再度打造就困难多了。

  
  三、应对诉讼,政府、行业各司其职

  (一)我国企业海外应诉的现状及其原因分析

  我国企业在走向国际化的道路上遭遇最多的问题,是海外企业的技术壁垒和知识产权诉讼打压。只要我国企业的产品登陆国外市场并取得一定的业绩、对原有市场格局产生一定威胁,那么侵权诉讼就会随之而来。外国企业举起知识产权的大旗,高呼维权的口号,而该行为背后却是急于将我国企业赶出其占据的市场,继续独占优势地位。知识产权“战争”归根结底是经济利益的斗争,然而,我国众多企业在应对海外诉讼时却普遍具有懈怠情绪。

  应对海外诉讼,我国企业,尤其是中小企业、民营企业往往显得力不从心。通领科技公司胜诉莱伏顿公司后被广为宣传,让业内感到扬眉吐气、大快人心。知识产权意识的缺乏、进军海外市场没有做好必要准备固然是使业处于下风的不利因素,但困扰我国企业海外诉讼最主要的两大阻碍,是对法律环境的陌生和高昂的诉讼成本。在资金上,海外诉讼的成本大约在300万美元,这对于我国众多企业而言是天价,我国现阶段的许多中小企业经实力还没有达到从容自如支付美国官司昂贵费用的程度;在法律意识上,部分企业刚刚接触知识产权制度,对国内诉讼环境刚有所了解,但是面对完全不同的英美法系法律体制,难免茫然无措。

  在海外诉讼中,正是这两大问题使许多即使没有侵权的企业也不敢据理力争,只能遗憾地放弃海外市场,主动退出国际竞争环境,望“洋”兴叹。而另一方面,诸多跨国公司正是掐住我国企业资金不足和不熟悉法律体制的软肋,普遍采用自身资本优势的战术,如利用法院立案“门槛”较低的便利,在多个联邦地区法院起诉,人为抬高诉讼成本;极端利用法律体系或司法程序,以种种借口拖延审判期限,“围而不打”。其主要目的就是让我国企业慢慢将财力消耗殆尽,自动放弃国外市场而回归本国。

  (二)企业海外诉讼需要行业和政府支持

  应对诉讼,我国政府和行业协会应当发挥积极作用,在资金和法律上给予应诉企业一定支持(如设立应诉基金和提供法律咨询服务),而不是任由企业处于被动局面。

  企业在海外进行知识产权维权时,诉讼成本是必须考虑的前提条件。而海外知识产权纠纷随着国际贸易往来的加速逐渐呈现出数量多、规模大、范围广、手段隐蔽等特点。单靠被告方企业寻找律师单打独斗也无法改变对比悬殊的企业实力。我国政府或者行业协会可以尝试构建自身的知识产权社会保险体系,设立以行业为主体的知识产权诉讼风险基金,通过借贷方式专门给予企业海外诉讼以资金支持。聚沙成塔、形成合力为企业海外诉讼提供长期支持,避免企业因为缺乏资金而白白放弃大片市场;同时行业中某一企业国际地位的提升终将全面拉动行业内部整体国际竞争力,并能为行业中的其他企业走向海外铺路搭桥。

  另一方面,针对企业对境外市场法律体系了解不深的问题,行业协会和政府可以在知识产权纠纷易发国家设立知识产权咨询机构,为进行海外应诉的国内企业提供法律咨询服务、在法律程序上给予必要指导,切实维护国内企业在海外的合法权益。有了行业和政府的共同支持,至少在资金和法律上确保我国企业不至于输在起跑线上。

  
  本文选自《中国企业海外知识产权纠纷典型案例启示录》

外观设计侵权案件中“整体观察、综合判断”原则的运用

来源:中国知识产权报 作者:马云鹏

—评析震旦(中国)有限公司诉北京世纪京洲家具有限责任公司
侵犯外观设计专利权纠纷案

案号
(2014)二中民(知)初字第08421号 (2014)高民(知)终字第4657号

【裁判要旨】

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》规定,下列情形,通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响:(一)产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位;(二)授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。

【案情介绍】
00530140335.5,2013年,震旦公司发现,北京世纪京洲家具有限责任公司(简称世纪京洲公司)未经其许可制造、许诺销售和销售的型号为“ED-017大班台”的产品与其外观设计专利构成相近似,故诉至法院,请求判令世纪京洲公司停止侵权行为,赔偿经济损失及合理支出合计20万元并由世纪京洲公司承担本案全部诉讼费用。

庭审中,法院组织双方就专利设计与被控侵权设计进行了现场勘验,二者相同或相近似之处在于:

(一)主视图:1.桌面中部有一向内凹陷;2.桌面左右两侧前部的桌角和桌面中部内凹的桌角均呈切角样态;3.桌两侧桌角均为上粗下细,粗细之间存在一个斜坡过渡;4.桌面前部侧边呈斜坡形;5.桌脚两内侧设置有抽屉柜;6.桌中部后方设有一挡板,挡板位于桌面与地面之间。

(二)俯视图:7.桌面纵向分为三个区域,两侧区域以桌面中部内凹区域为界对称;8.中部内凹区域横向设置一个矩形的走线盒;9.桌面四角和中部内凹区域两角均为切角;10.桌面各边呈斜坡形。

(三)后视图:11.桌两侧桌角部分均为上粗下细,粗细之间存在一个斜坡过渡;12.桌中部设有一挡板,挡板位于桌面与地面之间,挡板较之两侧桌柜部分水平内凹;13.桌面左右两侧后部桌角程切角样态;14.桌面后部侧边呈斜坡形。

(四)左视图:15.桌左侧桌角部分均为上粗下细,粗细之间存在一个斜坡过渡;16.桌面左部侧边呈斜坡形。

(五)右视图与左视图情况相同。

区别之处在于:

(一)主视图:17.抽屉柜中抽屉的个数不同,专利设计为每侧两个,被控侵权设计为每侧三个;18.挡板与其他部位连接关系不同,专利设计中挡板与桌面之间留有空隙,被控侵权设计挡板与桌面之间无空隙。

(二)俯视图:19.被控侵权设计缺少专利设计走线盒两侧的出线口。

(三)后视图:20.挡板与其他部位连接关系不同,专利设计中挡板与桌面之间留有空隙,被控侵权设计挡板与桌面之间无空隙。

(四)左视图:21.抽屉手柄数量不同;22.专利设计桌面前后宽于桌体的部分长度大致相同,被控侵权设计桌面后部宽于桌体的部分长度明显大于前部。

(五)右视图与左视图情况相同。

北京市第二中级人民法院认定本案中“ED-017大班台”为被控侵权产品,判决世纪京洲公司停止侵权行为,支付震旦公司经济损失及合理支出5万元。世纪京洲公司不服,向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院判决:驳回上诉,维持原判。

【法官点评】

在认定外观设计是否相同或者近似时,应当根据专利设计与被控侵权设计的设计特征,以外观设计的整体视觉效果进行综合判断,需要指出的是,这里采用的判断主体的标准为本案所涉设计产品对应的一般消费者的知识水平和认知能力,即较之于普通社会公众对现有的设计状况有常识了解,可以对不同外观设计之间的形状等具有分辨力,但又区别于专业的设计人员,不会注意到形状等的微小变化,即判断区别点17-22是否会对一般消费者的整体视觉效果造成显著的影响。

一、设计要部的考量

确定被控侵权设计是否采用了专利设计的设计要部,设计要部是指产品正常使用时容易被直接观察到的部位,2006年版《审查指南》将作为独立判断方式的要部判断予以删除,但并没有完全否认特殊情况下以产品要部作为判断的方法。对于设计要部,本案中,结合双方当事人的主张及涉案专利设计的实际使用情况,由于仰视图并非产品正常使用过程中可见的部位,故可以排除仰视图中设计特征对整体视觉效果的影响。

二、设计要点的比较

确定被控侵权设计是否采用了专利设计的设计要点,即专利设计区别于现有设计的设计特征。设计要点也叫创新点,属于外观设计简要说明的重要组成部分,即能使授权外观设计区别于现有设计的设计特征,属于设计特征的下位概念。值得注意的是,外观设计简要说明中设计要点所指设计并不必然对外观设计整体视觉效果具有显著影响,不必然导致涉案专利与现有设计相比具有明显区别。例如,对于汽车的外观设计,简要说明中指出其设计要点在于汽车底面,但汽车底面的设计对汽车的整体视觉效果并不具有显著影响。在设计要点的确定上,行政审查部门认为,设计要点在后续程序中的作用需要法院通过判例逐步确立。司法部门对此回应指出,区别于现有设计的特征,应当在当事人举证、质证的基础上认定,鉴于我国外观设计专利未经过实质审查,简要说明对设计要点的描述,可以作为判断创新部分的参考。

对于设计要点,既要考虑专利设计区别于现有设计的设计特征,又要排除主要由技术功能决定及惯用的设计特征。本案中,从庭审比对的情况来看,在专利设计与被控侵权设计的区别之处中,17、21涉及抽屉柜中抽屉的个数,抽屉个数的设计主要考虑到产品使用过程中对于功能的需求,个数的不同不会对一般消费者的整体视觉效果产生明显的影响;19涉及桌面走线盒两侧的出线口,该特征亦属于功能性的设计特征,且其在整个俯视图中所占比例很小,被控侵权设计此处只是做了细微的改动,亦不会影响一般消费者的整体视觉效果;18、20涉及挡板的宽度,从主视图看,挡板并不属于容易观察到的部位,故对整体视觉效果影响较小,从后视图看,被控侵权设计与专利涉及唯一的区别在于前者者挡板与桌面未留有空隙,但保留与地面之间的空隙,这种局部的细微改动亦不会对整体视觉效果产生明显的影响;22涉及桌面前后宽于桌体部分的宽度,由于左、右视图其他设计特征均相同,被控侵权设计此处所做的改动仅是减小了桌面前部宽于桌体部分的长度,在左、右视图中所占比例也较小,不会对整体视觉效果产生明显影响。

三“整体观察、综合判断”方法的应用

“整体观察、综合判断”即在确定区别设计特征是否会给一般消费者的整体视觉效果带来差别时,重点考虑其中设计要点和设计要部的影响作用。结合上述分析,区别点17-22并未使得被控侵权设计与专利设计相比有了整体视觉效果上的不同,同时,在二者的相同或相近似点中,2、9、13涉及桌面各角的样态,切角的设计并非惯用的设计,是专利设计的设计要点,被控侵权设计并未采用直角、圆角,而是采用了切角;3、11、15涉及桌角上粗下细,粗细之间有一斜坡过渡的设计,既非出于功能性的考虑,也无理由证明其为惯用的设计手法,被控侵权设计在该部位上也采用了专利设计的设计要点。再结合其余相同或相近似点,综合考虑区别点的影响,可以认定被控侵权设计与专利设计构成相近似,落入了涉案专利的保护范围。
由以上案例得知,外观判断侵权的标准是按照“整体观察、综合判断”进行比对判断。其实简而言之,不同的设计是否对一般消费者的整体视觉效果产生明显的影响来进行侵权判断。如不同的设计,会对一般消费者整体视觉产生明显影响,则不属于侵犯外观专利权,如,对一般消费者整体视觉未产生明显影响,则属于侵犯外观专利权。比如,尺寸大小的变化、产品颜色变化、设置一些新功能,但是不属于外观专利所保护的范畴,均属于侵害外观设计专利权。

提供侵权产品零部件是否构成帮助侵权?

【案号】

  (2015)徐知民初字第26号 (2016)苏民终字133号
(作者单位:江苏省高级人民法院)

【案情介绍】

  王某某系ZL200910025263.7号“电机壳为焊接件的小型电潜水泵”发明专利的专利权人,申请日为2009年2月27日,2012年5月2日授权公告。涉案专利权利要求1为:一种电机壳为焊接件的小型电潜水泵,由四段组成,包括:导叶体(1)、进水段(3)、上轴承座(4)和电机壳(7);所述的导叶体(1)的内腔设置叶轮(2),上端与出水管连接,下端通过螺栓与进水段(3)连接;所述的进水段(3)下端与上轴承座(4)的上端连接;所述的上轴承座(4)下端与电机壳(7)连接;电机壳(7)的下端与下轴承座(10)连接;所述的上轴承座(4)、下轴承座(10)分别通过轴承(5)与电机轴连接;所述的电机壳(7)内腔设置定子、转子组件(8);其中定子线圈与电缆线(6)连接,其特征在于:所述的电机壳(7)主体为圆钢管,其上端与上端环(7-1)焊接,下端与下端环(7-2)焊接;所述的上端环(7-1)、下端环(7-2)均为圆形环;所述的下端环(7-2)内孔设置卡簧(9)。

  2014年3月16日,王某某向徐州溥龙泵业有限公司(下称溥龙公司)购买了被诉侵权潜水泵一台,该潜水泵机壳系溥龙公司从徐州圣龙机电制造有限责任公司(下称圣龙公司)购进。王某某主张被诉侵权潜水泵落入涉案专利权利要求1的保护范围,圣龙公司构成帮助侵权,应与溥龙公司承担连带赔偿责任。

  一审法院认为,被诉侵权技术方案包含了涉案专利权利要求1的全部技术特征,落入涉案专利权保护范围。焊接钢管机壳为被诉侵权产品中的关键部件,圣龙公司明知该机壳用于生产被诉侵权产品,仍然生产、销售给溥龙公司,对溥龙公司生产被诉侵权潜水电泵构成帮助行为,与溥龙公司共同实施了侵权行为,应停止生产、销售涉案电机壳,并与溥龙公司连带赔偿王某某经济损失及合理费用合计6万元。

  圣龙公司不服一审判决,提起上诉。二审中,圣龙公司提交生产时间为2008年11月的旧机壳与被诉侵权潜水泵机壳技术特征相同。各方认可该机壳可同时安装在不同型号潜水泵上,可以认定圣龙公司在涉案专利申请日前即已生产与被诉侵权潜水泵使用的机壳结构相同的机壳,且实际安装在与被诉产品型号不同的潜水泵上。

  二审法院认为,圣龙公司主张的先用权抗辩不能成立。被诉侵权产品的制造者溥龙公司成立于2012年,在涉案专利申请日之后,被诉侵权产品的生产是在溥龙公司成立后,故溥龙公司对涉案专利权不享有先用权。同时,因涉案机壳仅为制造被诉侵权潜水泵的一个零部件,故圣龙公司以其在涉案专利申请日之前生产的旧机壳为证据代为主张先用权抗辩,不符合专利法关于先用权抗辩的规定。同时,涉案机壳并非专门用于实施涉案专利的零部件,其同时具有非侵权用途,不符合专利法司法解释关于帮助侵权的构成要件。因此,认定圣龙公司构成帮助侵权,缺乏事实依据。据此,二审法院改判圣龙公司不构成帮助侵权,无须对溥龙公司的侵权行为承担民事责任。

【法官评析】

  一、专利间接侵权制度的起源及我国司法实践中认定专利间接侵权的法律依据

  传统专利侵权理论认为,被诉侵权技术方案只有包含了专利权利要求的全部技术特征才构成侵权,如果专利产品由许多部件组成,仅生产或销售部分零部件的行为因未包含专利权利要求的全部技术特征,不构成侵权。但如上述零部件的购买者通过购买这些部件可以轻松地组装成专利产品,则专利权人很难阻止他人侵犯其专利权。美国为弥补传统专利侵权判断标准的不足而设置了专利间接侵权制度,即美国专利法第二百七十一条(b)、(c)和(f)款规定了引诱侵权和帮助侵权两种专利间接侵权行为。

  我国现行专利法中无专利间接侵权的规定,在早期司法实践中主要是引用《中华人民共和国民法通则》第一百三十条的规定:“二人以上共同侵权造成他人损害的,应当承担连带责任。”如太原重型机器厂诉有理有据电子系统工程公司等擅自制造销售专利产品关键部件间接侵害专利权案。

  2010年7月1日开始施行的《中华人民共和国侵权责任法》第九条第一款规定:“教唆、帮助他人实施侵权行为的,应当与行为人承担连带责任。”之所以如此规定,是因为在教唆和帮助的情况下,教唆人、帮助人和直接侵权行为人之间也存在共同过错。而由于共同过错的存在,使得他们的行为与直接行为人的行为一样构成了整个共同侵权行为中不可分割的一部分。即使教唆人和帮助人没有直接实施侵权行为,但从责任后果上看,他们都要承担连带责任 。此后的司法实务中对专利间接侵权主要是引用侵权责任第九条的规定,如北京市高级人民法院《专利侵权判定指南》第一百零八条规定:“提供、出售或者进口专门用于实施他人产品专利的材料、专用设备或者零部件的,或者提供、出售或者进口专门用于实施他人方法专利的材料、器件或者专用设备的,上述行为人与实施人构成共同侵权。”

  2016年4月1日开始施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第二十一条规定了专利侵权中的帮助侵权,即明知有关产品系专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物等,未经专利权人许可,为生产经营目的将该产品提供给他人实施了侵犯专利权的行为,权利人主张该提供者的行为属于侵权责任法第九条规定的帮助他人实施侵权行为的,人民法院应予支持。

  二、专利间接侵权中帮助侵权的构成要件分析

  根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第二十一条的规定,在被诉侵权产品生产者构成专利直接侵权情况下,被诉零部件的提供者侵权者构成帮助侵权,应符合两个要件:

  一是有关产品系专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物等,即生产被诉侵权产品是该零部件的唯一用途;二是被诉零部件的提供者对被诉侵权产品生产者将该零部件用于实施权利人的专利是明知的。关于第一个要件,是将帮助侵权的对象限定为提供专用零部件。北京市高级人民法院司法实践中也是明确将间接侵权的对象仅限于专用品,而非共用品。这里的专用品是指仅可用于实施他人产品的关键部件,或者方法专利的中间产品,构成实施他人专利技术(产品或方法)的一部分,并无其它用途。因此,被诉零部件提供者必须要举证证明该零部件并非专门用于生产被诉侵权产品,即该零部件具有非实质性侵权用途。

  关于第二个要件,规定构成专利间接侵权的主观要件是明知。对于专利直接侵权行为适用无过错责任原则,即针对未经许可,为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品的,被诉侵权人即使主观上无过错也应承担包括赔偿在内的侵权责任,但能证明该产品合法来源的,不承担赔偿责任。而人民法院在认定专利间接侵权行为是否成立时,必须对行为人在主观上是否具有侵权故意进行谨慎、具体的分析 ,即被诉帮助侵权人对其提供的产品是被用于实施专利是明知的。由此可见,司法解释之所以将专利帮助侵权限定为“专门”用于生产被诉侵权产品及主观上明知,是在加大对专利权保护的同时,又在一定程度上防止对专利权的过度保护,以防止不适当地限制他人正常的经营活动,平衡专利权人和社会公众之间的利益关系。

  本案中,圣龙公司构成帮助侵权必须同时符合上述两个要件,缺一不可。即其生产、销售给溥龙公司的机壳是专门用于实施涉案专利权,且其对溥龙公司实施专利侵权行为具有共同故意。根据二审现场勘验及各方认可,被诉机壳可同时安装在不同型号的潜水泵上,且圣龙公司在涉案专利申请日前即已生产与被诉侵权潜水泵使用的机壳结构相同的机壳,并已实际安装使用在与被诉产品型号不同的潜水泵上。因此,圣龙公司向溥龙公司提供的电机壳并非专门用于实施涉案专利,其同时具有非侵权用途,且其对于溥龙公司的专利侵权行为不存在共同侵权故意。据此,王某某主张圣龙公司构成帮助侵权,缺乏事实依据,二审法院不予支持。
【裁判要旨】

  被诉零部件的提供者向被诉侵权产品制造者提供的零部件并非专用于实施专利侵权行为,即其同时具有非侵权用途的,不构成专利帮助侵权行为。

深圳市红门科技股份有限公司与专利复审委员会等发明专利权无效行政纠纷一案

审理经过
上诉人深圳市红门科技股份有限公司(简称深圳红门公司)因发明专利权无效行政纠纷一案,不服北京市第一中级人民法院(2010)一中知行初字第1018号行政判决,于法定期限内向本院提出上诉。本院2011年1月13日受理后依法组成合议庭,于2011年3月10日公开开庭审理了本案。上诉人深圳红门公司的委托代理人温旭、唐娇,被上诉人国家知识产权局专利复审委员会(简称专利复审委员会)的委托代理人杨存吉、王军,原审第三人南京九竹科技实业有限公司(简称南京九竹公司)的委托代理人张苏沛于2011年1月13日到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

一审法院认为
北京市第一中级人民法院认为,本专利中的“支撑杆”与附件2-2的“连杆”具有基本相同的功能,本领域普通技术人员在附件2-1的基础上,结合考虑附件2-2中的“连杆5的上部与下部铰接在销轴4、9上”这一特征,不需要付出创造性劳动即可以想到本专利权利要求1中有关“支撑杆”的技术特征并获得相应的技术效果。本领域技术人员通常会将本专利权利要求3中的“依次相互铰接”理解为按一定顺序相互铰接,而非“各连杆之间为相互首尾相接的方式”。由附件2-1中可以看出,其各连杆之间亦是接一定顺序相互铰接,故附件2-1中公开了这一技术特征。对于本专利权利要求3中的“其中两根连杆与装在下横杆上的滑动连接件铰接”这一特征,权利要求3中并未限定这种铰接系在同一个门框上的铰接。第13993号决定认定本专利权利要求3不具有创造性是正确的。鉴于本专利权利要求1不具有创造性,故深圳红门公司认为在本专利权利要求1具有创造性的情况下,本专利权利要求2、3、7、8均具有创造性的主张不能成立。北京市第一中级人民法院依据《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第(一)项之规定,判决:维持国家知识产权局专利复审委员会作出的第13993号无效宣告请求审查决定。
本院查明
经审理查明:
本专利系名称为“能保持直线运动的伸缩门的连接结构”的第03139727.1号发明专利,其申请日为2003年7月3日,专利权人为深圳红门公司。本专利授权公告的权利要求书如下:
“1、一种能保持直线运行的伸缩门的连接结构,包括门框(10)和连接各门框的交叉式连杆(20),其特征在于,伸缩门的各门框(10)由上、下两组呈水平交叉的上、下连杆组件(21)、(22)活动连接,且在相邻两门框之间装有至少一根起稳固支撑作用的支撑杆(30),该支撑杆的两端分别连接于相邻两门框的上部和下部,支撑杆的上端活动套接于装在门框上部的可滑动横杆(15)上,其下端则可转动连接于门框近底部的下横杆(12)上。
2、根据权利要求1所述的能保持直线运行的伸缩门的连接结构,其特征在于,所述支撑杆(30)可以是直杆,也可以是曲形杆。
3、根据权利要求1所述的能保持直线运行的伸缩门的连接结构,其特征在于,所述上连杆组件(21)的各连杆通过转动连接件(40)依次相互铰接,并与各门框的上横杆(11)、上横梁(13)铰接;下连杆组件(22)的各连杆依次相互铰接,并与各门框的下横杆(12)、下横梁(14)铰接,且其中两根连杆与装在下横杆上的滑动连接件(50)铰接,使之可同时转动和滑动。
4、根据权利要求1所述的能保持直线运行的伸缩门的连接结构,其特征在于,所述上、下连杆组件(21)、(22)的各连杆分别设有5个铰接点。
5、根据权利要求3所述的能保持直线运行的伸缩门的连接结构,其特征在于,所述转动连接件(40)包括连接柱(41)、耐磨套(42)及封口盖(43),其中连杆端部套在所述连接柱上,连杆上的连接孔两端装有耐磨套,连杆的上下两端由封口盖封口。
6、根据权利要求3所述的能保持直线运行的伸缩门的连接结构,其特征在于,所述滑动连接件(50)包括连接柱(51),上、下滑块(52)、(53)及耐磨套(54),其中连杆的端部套在所述的连接柱上,连杆上的连接孔两端装有耐磨套,连接柱上下两端装有上、下滑块,它们分别置于下横杆下侧的内滑槽(121)内及下横梁(14)的上部外侧。
7、根据权利要求1所述的能保持直线运行的伸缩门的连接结构,其特征在于,在相邻两门框中央的上连杆组件(21)与下连杆组件(22)之间连接有一个可转动造型装饰杆(60)。
8、根据权利要求7所述的能保持直线运行的伸缩门的连接结构,其特征在于,所述造型装饰杆(60)为方形中空管,其上下两端各通过一方形接头(61)与上、下连杆组件(21)、(22)相连接。”
2008年9月24日,南京九竹公司以本专利权利要求1-8不符合专利法第二十二条第三款的规定及本专利不符合专利法实施细则第十三条第一款的规定为由,请求专利复审委员会宣告本专利权无效。并提交了相应证据。在专利复审委员会受理了上述无效宣告请求后,南京九竹公司又于2009年1月19日再次向专利复审委员会提出无效宣告请求,其理由是本专利不符合专利法第二十二条第三款、第二十六条第四款以及专利法实施细则第十三条第一款的规定。为支持其无效宣告请求,南京九竹公司了提交相应证据,其中:
附件2-1系授权公告日为2003年1月8日的第ZL02226294.6号中国实用新型专利说明书复印件14页。附件2-1公开了一种电动伸缩门结构,其包括门框10和在相邻两门框10之间靠顶部和底部装有的两组连杆20,每组两根连杆水平交叉铰接于相邻两门框之间(参见附件2-1说明书第3页8-25行、附图1-附图4)。附件2-1中还公开了如下技术特征:上连杆20的各连杆通过转轴31相互铰接,并与各门框的上横梁13、顶边框铰接;下连杆20的各连杆相互铰接,并与各门框的下横梁13、底边框铰接,其中一根连杆与装在下横梁13上的垂直铰接柱11铰接,使之可同时转动和滑动。
附件2-2系授权公告日为2001年6月27日的第ZL00211484.4号中国实用新型专利说明书复印件6页。附件2-2同样公开了一种自动伸缩门,其包括多个主框1,以及设置在主框之间的连杆5,连杆5的上部与下部铰接在销轴4、9上(参见附件2-2说明书第1页18-26行、附图1-附图2)。
专利复审委员会依法受理了上述无效宣告请求后,决定对南京九竹公司两次提出的无效宣告请求进行合案审理,并于2009年6月15日举行了口头审理。2009年9月23日,利复审委员会作出第13993号决定。专利复审委员会在该决定中认定:
一、关于本专利是否符合专利法实施细则第十三条第一款的规定。
由于深圳红门公司已声明放弃专利号为03223200.4号实用新型专利权,并由国家知识产权局在公告日为2009年8月26日的《专利公报》第25卷第34期上予以公告,因此,本专利已不存在与上述实用新型专利重复授权的可能性,本专利符合专利法实施细则第十三条第一款的规定。
二、关于本专利是否符合专利法第二十六条第四款的规定。
本专利权利要求4的技术方案没有在说明书中记载,并且也不能由本领域技术人员从说明书充分公开的内容得到或概括得出,故权利要求4不符合专利法第二十六条第四款的规定。
三、关于本专利是否符合专利法第二十二条第三款。
本专利权权利要求1与附件2-1相比较,其区别技术特征是“在相邻两门框之间至少装有一根其稳固支撑作用的支撑杆30,该支撑杆的两端分别连接于相邻两门框的上部和下部,支撑杆的上端活动套接于装在门框上部的可滑动横杆15上,其下端则可转动连接于门框近底部的下横杆12上”。深圳红门公司认为,附件2-2中公开的连杆5的作用只是在主框1带动下通过销轴4、9上下移动而使相邻的主框间距展开或收缩,其并无其稳固支撑作用;连杆5长短不一,并非如本权利要求1连接于相邻门框,并且连杆5下端并未与位于下端的底座连接,因此附件2-2中的连杆5与权利要求中的支撑杆30从结构到功能均完全不同。
专利复审委员会认为,附件2-2中公开了连杆5铰接在销轴4、9上,伸缩门工作时,销轴4、9循导向槽3、10在其中上下移动,使相邻的两个主框1的间距展开或收缩。在口审中,深圳红门公司承认,支撑杆30活动套接于可滑动横杆16,可滑动横杆同样可在门框内上下滑动。由此可知,支撑杆在本专利中不仅只起到如深圳红门公司声称的稳固支撑作用,其同样也起到使相邻门框收缩或展开的作用,否则伸缩门是无法工作的。而附件2-2中的连杆其作用和本发明中的支撑杆作用相同,由于销轴4、9连接于门框之上,这样,铰接在不同销轴上的连杆5必然能像本专利支撑杆一样起到稳定牢固使门框不易变形运行及更加稳定的作用。同时由附件2-2的图1可知,销轴4位于门框上部相当于可滑动横杆,销轴9位于门框近底座处相当于门框近底部的下横杆。至于深圳红门公司声称的连杆5的长度问题,本领域技术人员完全可以在附件2-2的启示下,选择仅在两门框之间设置连杆5,这对本领域普通技术人员来说并不需要付出创造性的劳动,因此,本领域技术人员容易在附件2-1的基础上结合附件2-2公开的内容得到权利要求1请求保护的技术方案,并且这样得到的方案也不会取得意料不到的技术效果,权利要求1请求保护的技术方案是显而易见的,不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。
深圳红门公司认为附件2-2没有给出相应的技术启示的理由主要是附件2-2记载的技术方案要解决的技术问题和本专利声称的欲解决的技术问题存在差别。对此,专利复审委员会认为,对本领域技术人员来说,附件2-2是否给出了相应的技术启示,不但要看其明确记载的欲解决的技术问题,还要看解决该技术问题的技术手段在客观上是否还能解决其他技术问题,是否能够产生预期的技术效果,以及现有技术中是否存在解决相应技术问题的动因。如前分析,附件2-2给出了相应的启示,深圳红门公司的理由并不成立。
权利要求2附加技术特征为“支撑杆可以是直杆也可以是曲形杆”,附件2-2中公开的连杆5为直杆,而将直杆变形为曲杆对本领域技术人员来说是显而易见的,且不会产生任何区别于直杆的意料不到的技术效果,因此在其引用的权利要求1不具备创造性的情况下,权利要求2不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。
权利要求3对权利要求1中的上连杆组件和下连杆组件的连接方式及它们与门框的连接方式做了限定,这些附加技术特征在附件2-1中已经被公开(参见附件2-1说明书第3页8-25行、附图1-附图4):上连杆20的各连杆(相当于权利要求3的上连杆组件21)通过转轴31(相当于权利要求3的转动连接件40)相互铰接,并与各门框的上横梁13(相当于权利要求3的上横杆11)、顶边框(相当于权利要求3的上横梁13)铰接;下连杆20的各连杆(相当于权利要求3的下连杆组件22)相互铰接,并与各门框的下横梁13(相当于权利要求3的下横杆12)、底边框(相当于权利要求3的下横梁14)铰接,其中一根连杆与装在下横梁13上的垂直铰接柱11(相当于权利要求3的滑动连接件50)铰接,使之可同时转动和滑动。对于权利要求3中的限定两根连杆与装在下横杆上的滑动连接件铰接,这是本领域的惯用技术手段,并且选择两根杆进行滑动也不会带来意料不到的技术效果,因此权利要求3的技术方案也不具有突出的实质性特点和显著的进步,不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。此外,权利要求7、8均不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。
权利要求5相对于附件1-1与公知常识的结合具有突出的实质性特点和显著的进步,具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。基于相同的理由,从属权利要求6相对于附件1-1与公知常识的结合也具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。
综上,专利复审委员会认为,本专利权利要求1、2、3、7、8不具备创造性,不符合专利法第二十二条第三款的规定;权利要求4不符合专利法第二十六条第四款的规定;权利要求5、6具备创造性,符合专利法第二十二条第三款的规定。在此基础上,专利复审委员会决定,宣告本专利的权利要求第1、2、3、4、7、8项无效,在权利要求第5、6项的基础上维持本专利有效。
深圳红门公司不服第13993号决定并提起诉讼。
上述事实有第13993号决定、本专利授权公告文本、附件2-1、2-2、当事人陈述及庭审笔录等证据在案佐证。
本院认为
本院认为:本案应适用2001年7月开始实施的专利法(简称2001年专利法)进行审理,该法第二十二条第三款规定:“创造性,是指同申请日以前已有的技术相比,该发明有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型有实质性特点和进步。”
本案深圳红门公司虽主张本专利中的“支撑杆”除具有支撑作用外,还具有稳固作用,但从本专利权利要求1的记载来看,其所谓“起稳固支撑作用的支撑杆”表明本专利中“支撑杆”的“稳固”作用与“支撑作用”并不是截然分立的,而附件2-2的“连杆”亦有一定的支撑作用,即二者具有基本相同的功能。深圳红门公司有关附件2-2未公开本专利权利要求1中有关“支撑杆”的特征的上诉理由不能成立,本院不予支持。在此基础上,即便如深圳红门公司所述本专利中的“支撑杆”与附件2-2的“连杆”,所起到的支撑作用不完全相同,但对于本领域普通技术人员而言,其在附件2-1的基础上,结合考虑附件2-2中的“连杆5的上部与下部铰接在销轴4、9上”这一特征,不需要付出创造性劳动即可以想到本专利权利要求1中有关“支撑杆”的技术特征并获得相应的技术效果。原审法院认定本专利权利要求1不具有创造性是正确的,深圳红门公司有关在权利要求1具有创造性时,本专利的其余权利要求也具有创造性的上诉主张依据不足,本院不予支持。
对于本专利权利要求3中的“依次相互铰接”,鉴于本专利权利要求书中以及说明书中均未对权利要求3“依次相互铰接”中的“依次”这一特征予以明确限定,故对于该特征应依本领域普通技术人员的认知进行理解。通常而言,本领域普通技术人员会将本专利技术方案中的“依次相互铰接”理解为按一定顺序相互铰接,而非深圳红门公司所称的“各连杆之间为相互首尾相接的方式”。鉴于由附件2-1中可以看出,其各连杆之间亦是按一定顺序相互铰接,故附件2-1中公开了这一技术特征。对于本专利权利要求3中的“其中两根连杆与装在下横杆上的滑动连接件铰接”这一特征,鉴于本专利权利要求3中并未限定这种铰接系在同一个门框上的铰接,深圳红门公司有关本领域的技术人员可以明确且毫无疑义地得出“其中两根”即指铰接在同一个门框上的两根的上诉主张不能成立。
综上,深圳红门公司的上诉理由因缺乏事实和法律依据不能成立,其上诉请求本院不予支持。原审判决认定事实清楚,适用法律正确,依法应予维持。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第(一)项之规定,判决如下:
二审裁判结果
驳回上诉,维持原判。 do my essay.

商标未使用无权要求赔偿

本案要旨

商标权保护的本质是对商标所承载的商誉给予的保护。仅获得注册而未实际使用的商标,商标并未累积商誉,他人在同一种或类似商品上使用相同或近似商标的行为,不会对商标权利人的商誉造成损失,也未实际造成相关公众的混淆或误认,故商标权利人要求赔偿经济损失的诉讼主张不应得到支持。

案情

2009年6月,北京市自然人姚世峰经核准在第41类服务上注册了第5122396号“许愿树xuyuanshu”中文及英文组合商标(下称涉案商标),核定使用的服务包括学校(教育)、组织表演(演出)、(在计算机网络上)提供在线游戏等,专用期截至2019年6月13日。姚世峰与北京恒天亚讯网络科技有限公司(下称恒天公司)签订有《商标许可使用协议》,将涉案商标免费许可给该公司非独占使用。

北京许愿树国际教育科技有限公司(下称许愿树公司)成立于2010年6月,其经营的“许愿树儿童成长中心”门店外悬挂有“许愿树儿童成长中心”标牌,标牌上显示有“wishingtree 许愿树”及图形的组合标识。许愿树公司在其招生广告、网站网页、宣传材料上亦突出使用了“wishingtree 许愿树”及图形的组合标识。恒天公司为该案支出公证费4908元、律师费1万元。

姚世峰和恒天公司认为:许愿树公司未经其许可,在提供教育培训服务过程中使用“许愿树”商标,侵犯了其注册商标专用权。故诉至法院,请求法院判令许愿树公司停止侵权行为、消除影响;赔偿其经济损失及合理费用共计20万元。

许愿树公司辩称:“许愿树”系该公司商号,其使用“许愿树”系善意使用,不存在恶意侵权;两原告并未实际使用涉案商标,其诉讼请求缺乏合理依据,应予以驳回。

两原告为证明其实际使用过涉案商标提交的证据显示:恒天公司所属网站的若水股票论坛页面上显示有“许愿树股民学堂”栏目,栏目内容多数为网络用户发表的股票类文贴;恒天公司还于2012年12月25日组织该公司员工及若水股票论坛贵宾用户参加了其与案外人联合举办的“许愿树圣诞演出”活动。

判决

北京市朝阳区人民法院经审理认为:姚世峰系涉案商标的注册人,恒天公司系涉案商标的被许可人,在双方协商一致的情况下,可以共同作为原告提起诉讼。根据查明的事实,许愿树公司在其开办的门店标牌、招生广告、网站网页、宣传材料上使用了含有“许愿树”字样的标识。上述使用方式足以使“许愿树”起到标识服务来源的作用,属于商标性使用。因“许愿树儿童成长中心”属于提供儿童学前教育培训的机构,许愿树公司系在教育服务上使用上述标识。该服务与涉案商标核定使用服务项目中的学校(教育)属于类似服务。将涉案商标与许愿树公司使用的涉案标识相比较,“许愿树”均属于其中具有识别意义的部分,按照相关公众的一般注意力,容易对二者所标识的服务来源产生误认或者认为二者有特定联系,故二者属于近似商标。许愿树公司的涉案行为,系在类似服务上使用与涉案注册商标近似商标的行为,容易造成混淆,故属于侵犯他人注册商标专用权的行为。在许愿树公司构成商标侵权的情况下,其首先应承担停止侵权的法律责任。该案中,许愿树公司提出两原告未实际使用涉案商标,两原告虽然就此提交了部分证据,但提交的证据不足以证明其在与许愿树公司涉案服务类似的核定服务项目学校(教育)上使用了涉案商标,故许愿树公司不应承担赔偿经济损失的责任。但对于两原告为制止侵权支付的公证费和律师费,应酌情予以支持。对于二原告要求消除影响的诉讼请求,因判决停止侵权已经足以制止涉案侵权行为,故对该项请求亦不予支持。

综上,北京市朝阳区人民法院依据我国现行商标法第五十七条第(二)项、第六十三条第一款、第六十四条,《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十一条第一款之规定,判决:许愿树公司停止涉案侵权行为;赔偿合理费用8000元。

双方当事人均服从一审判决,未提出上诉。

评析

根据我国现行商标法规定,获准注册是注册人取得商标专用权的一道门槛。但通过注册程序取得的注册商标专用权只是一种形式意义上的权利,使用才是获得注册商标专用权的实质要件。注册商标专用权效力的维系以及商标功能的发挥、注册商标专用权保护范围的大小均取决于商标使用的情况。我国商标法起初较为强调商标注册、并未过于重视商标的实际使用。但随着实践的发展,商标使用日益受到重视。我国现行商标法尤其突出了商标使用在注册商标专用权保护中的重要性。我国现行商标法第六十四条规定:注册商标专用权人请求赔偿,被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的,人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前3年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前3年内实际使用过该注册商标,也不能证明因侵权行为受到其他损失的,被控侵权人不承担赔偿责任。事实上,在我国现行商标法正式施行之前,最高人民法院即已在相关政策文件中要求在司法实践中将注册商标的实际使用情况与被控侵权人的民事责任承担相联系,旨在鼓励商标使用,激活商标资源,防止利用注册商标不正当地投机取巧。我国现行商标法则从举证责任的角度明确了商标实际使用与民事赔偿责任承担的关系。从实践操作的角度,在侵犯注册商标专用权纠纷案件中应重点把握以下3点:

第一,商标权利人对其实际使用商标的情况负有举证责任。注册商标权利人对其注册商标所享有的支配权,并不是绝对的、不受约束的。为维系商标专用权的效力以及发挥商标标识商品来源、品质保障、广告宣传等功能,商标权利人均需对商标进行使用。在侵犯注册商标专用权纠纷案件中,当被控侵权人与商标权利人对于请求保护的商标是否使用发生争议时,按照举证责任分配规则,应由商标权利人举证证明该商标实际使用的情况。从举证能力和难易程度上讲,要求被控侵权人举证证明请求保护商标没有实际使用的事实,难免有强人所难之嫌。

第二,商标权利人应举证证明其在核定使用商品或服务上实际使用了请求保护的商标。注册原则下要求的商标使用必须是在核定使用的商品或服务上的使用。在核定使用商品或服务上未使用或长期停止使用,应视为未对注册商标进行使用。如果仅在部分核定使用商品或服务上使用了注册商标,从商标权保护的角度,该注册商标的保护范围将受到限制,即对于他人在其未进行商标使用的部分商品、服务或与之类似的商品、服务上使用相同或近似商标的行为,商标权利人无权要求赔偿经济损失。

第三,商标权利人不能举证证明其实际使用过请求保护注册商标专用权的,其要求赔偿经济损失的诉讼主张不应得到支持。注册商标权专用权保护的本质是对商标所承载的商誉给予的保护。商誉不会伴随商标的注册而自然产生,必须通过公开、真实、合法的使用才能得以积累。仅获得注册而未实际使用的商标,不可能累积商誉,也无法发挥区别商品或服务来源的作用。即便他人在同一种或类似商品上使用相同或近似商标,虽然该行为落入商标权利人的权利范围,其有权予以禁止,但由于商标权利人尚未使用商标,侵权行为并不会给其商誉造成损失,也未实际造成相关公众的混淆或误认,根据民事损害赔偿的填平原则,商标权利人无权要求被控侵权人赔偿经济损失。对于商标权利人为制止侵权支出的费用,因在请求保护的注册商标有效存续期间,权利人的维权行为具有正当性,在认定侵权成立的情况下,仍应在合理的范围酌情予以支持。

就该案而言,在被告抗辩涉案商标未实际使用的情况下,两原告就此提交的证据不能证明其在与被告涉案服务类似的核定使用服务即学校(教育)上使用过涉案商标,故其要求赔偿经济损失以及消除影响的诉讼请求未得到支持,法院仅部分支持了其为维权支出的公证费和律师费。

(作者单位:北京市高级人民法院)

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如何进行外观设计侵权认定

案例回放:

江门王野摩托车制造有限公司是一家专业生产摩托车的高新技术企业,其于2011年开发了一款摩托车发动机,共办理了9项外观设计及实用新型的专利。江门某摩托车有限公司见有利可图,开始模仿,并大规模进行销售,从而严重损害了江门王野摩托车制造有限公司的利益,还扰乱了正常的市场秩序。

最后法院判决:被告侵权了原告的6项外观设计专利、2项实用新型专利,勒令其停止侵权行为,并承担赔偿原告损失共50万元。

相应法律依据:

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》

第十一条人民法院认定外观设计是否相同或者近似时,应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征,以外观设计的整体视觉效果进行综合判断;对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征,应当不予考虑。

下列情形,通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响:

(一)产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位;

(二)授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。

被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的,人民法院应当认定两者相同;在整体视觉效果上无实质性差异的,应当认定两者近似。

实务中如何进行比对:

1、应当通过一般消费者的视觉进行直接观察对比,不应借助放大镜等其他工具进行比较;

2、应当以是否相同或者相近似为标准,而不以是否构成一般消费者混淆、误认为标准;

3、应当以整体观察、综合判断为原则,被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的,应当认定两者相同;在整体视觉效果上无实质性差异的,应当认定两者构成相近似。 When it comes to the ccss, twitter can serve many cheap essay writing data service roles.

七台河市双叶家具实业有限公司诉济南澳克家具有限公司等侵犯外观设计专利权纠纷案

(作者单位:北京市高级人民法院)

案号:(2012)二中民初字第16312号
(2013)高民终字第3247号

【案情简介】

原告双叶家具公司对ZL201030237843.6号“抽屉面板”外观设计享有外观设计专利权。该专利申请日为2010年7月15日,授权公告日为2010年12月15日。该专利的简要说明中明确外观设计产品设计要点为主视图。原告委托公证购买后,诉至法院。
北京市第二中级人民法院经审理后认为,被控侵权产品的外观与涉案专利的外观构成近似,故被控侵权产品落入涉案专利权的保护范围。澳克公司制造、销售涉案侵权产品的行为,侵犯了双叶公司享有的涉案专利权,应当承担相应的停止侵权行为、赔偿损失等法律责任。双叶公司请求法院判令澳克公司停止制造、销售侵权产品行为、赔偿双叶公司经济损失及合理开支的诉讼请求成立。赖野川销售涉案侵权产品的行为,侵犯了双叶公司享有的涉案专利权,应当承担相应的法律责任。双叶公司请求法院判令赖野川停止销售侵权产品的行为的诉讼请求成立。关于赔偿经济损失的数额问题,鉴于双叶公司索赔数额过高,亦未提交充分证据予以证明,对此不予全额支持。法院将根据本案的具体情况,综合考虑澳克公司侵权的方式、范围、持续时间和主观过错程度等因素,酌情确定澳克公司赔偿双叶公司的经济损失的合理数额。

【法官评析】

我国专利法第二条第四款规定,外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适用于工业应用的新设计。第五十九条第二款规定外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准,简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。
一、零部件的外观设计

根据我国专利法第二条的规定,专利法所指的外观设计是“产品”的外观设计。专利法及其专利法实施细则中并未明确界定“产品”的概念,但通常认为外观设计依托的“产品”应当是能够为工业方法生产出来的具备独立价值能够在市场上流通的物品。外观设计专利不能独立于产品存在。而且也不能是部分产品的外观设计。但随着社会进步和工业细分,越来越多的产品部件的生产加工成为相对独立的过程,产品制造者从不同生产者处取得产品部件,最终组装成一个完成的产品,在这种情况下,被单独生产、运输、销售的产品部件已经不再是产品的部分而成为独立产品。本案中的抽屉面板相对于玄关台是一个组成部分,但也是单独加工和使用的零部件,属于分类表中的0606家具部件。因此,零部件的外观设计并非部分外观设计,是我国专利法外观设计专利权的客体。

在类似的案件中,被控侵权人也有提出抗辩,认为涉案专利的产品种类与被控侵权产品的种类不相同,但法院经审查认为,涉案外观设计专利为抽屉板,被诉侵权产品虽为床头柜,但其含有三个抽屉,抽屉面板部分与涉案外观设计专利具有相同的用途,因此,被诉侵权产品是与涉案外观设计产品相同种类的产品。

二、产品材质产生的外观

专利法所保护的外观设计,是对产品的外观所进行的设计,必须具有人为因素,自然形成的外观不能获得外观设计专利权的保护。因此,材料本身体现的外观虽然也会成为工业产品外观的一部分,但是由于没有人为因素参与,此类外观不能成为专利法意义上的外观设计。由于材料本身体现出的外观不具有可复制性,不能被大量应用于工业产品,所以,单纯由材料形成的外观也不是外观设计专利权的保护客体,例如,木材的花纹、石头的纹理或者叶子的形状等。综上,产品材料形成的图案通常应当排除在外观设计专利权保护范围之外。例外的情况是,如果材质的变化对产品的外观设计产生了显著影响,成为人为设计的一部分的,这种材料使用的改变也能够成为确定外观设计专利权保护范围的因素。例如,使用透明材料替换不透明的材料,往往能够使整个产品的外观产生显著改变。本案中,澳克公司主张被控侵权产品与涉案专利在产品颜色花纹不同、材质方面具有差别,二审法院认为产品材质以及由材质带来的花纹的变化并非涉案专利权的保护范围,被控侵权产品与涉案专利在上述方面的差异并非侵权判定考虑的因素。

三、外观设计的设计要点

专利法实施细则第二十八条第二款规定:“外观设计的简要说明应当写明使用该外观设计的产品的设计要点、请求保护色彩、省略视图等情况。”我国专利法的立法宗旨在鼓励发明创造,保护发明创造专利权,促进发明创造的推广应用和科学技术进步和创新。创新是专利权制度的核心,外观设计专利制度也不例外。产品的设计要点应当是外观设计中与现有设计既不相同也不相近似的设计内容。设计要点所体现的申请专利的外观设计与在先设计的主要差别,是申请外观设计创作高度的体现,是该申请能否获得授权的重要部分。外观设计的设计要点可以用来解释外观设计专利权的保护范围。

设计要点在侵权判定中发挥何种作用?设计要点是要部对比的方法,如何将设计要点对比与整体观察、综合判断的原则统一,是外观设计侵权判定中值得探讨的问题。通常而言,对于在相同或者相近的产品种类上使用的两个外观设计是否构成相同相近似的外观设计,需要以整体观察、综合判断为原则,即应当对授权外观设计、被诉侵权设计可视部分的全部设计特征进行观察、对能够影响产品外观设计整体视觉效果的所有因素进行综合考虑后作出判断。但是由于设计要点通常对外观设计的整体视觉效果更具影响,因此,被控侵权设计是否包含了涉案专利的设计要点对侵权判定起主要作用。但设计要点仅是外观设计全部设计特征中的部分设计特征,因此,不能仅对设计要点进行比对,并不是所有的设计要点都对整体视觉效果产生显著影响。例如,位于沙发底部隔离层的设计特征,由于隔离层本身属于一般消费者不容易观察到的部位,不会对沙发的整体外观产生显著影响,所以这一设计要点的差别属于局部的细微差别,不能就此认定是否构成相同相近似的外观设计。

本案中,双叶家具公司的抽屉面板的设计要点在于主视图,而抽屉面板的其他视图是不为一般消费者容易观察到的部位,设计要点所在主视图对整体视觉效果产生更显著的影响,因此,本案在审理过程中主要对被控侵权设计与双叶家具公司的涉案外观设计专利的主视图进行对比。

中国属于非判例法国家,在现行法律框架下,法院的以往作出的判例仅供参考,不充当裁判依据。因此,根据不同的案件情况,会出现不同的裁判结果。而本案中,首先可以明确的,公证购买的产品是床头柜,而原告专利系抽屉面板,侵权的床头柜使用了原告的专利产品,可以明确的是,肯定侵犯了原告专利权,因此,不能用整体产品外观有区别来进行抗辩。而对于本案中,抽屉面板进行了一些颜色和花纹的改变,从裁判结果看,肯定系花纹改变的样式不明显,因此仍然判断侵权。但,如果,花纹的改变显著明显,与本案申请的外观设计专利完全不同,则是否侵权,则要根据具体情况来进行分析。但颜色的改变,而形状未进行改变,则认定侵权,仍然是没问题的。

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