案号：（2012）鄂武汉中知初字第2173号
（2013）鄂民三终字第145号

【案情介绍】

原告王征宇系餐饮行业从业者，在武汉等地开设有多个名为“东北人烤肉”的餐饮店。2009年8月24日，其提出1件有关店面招牌的外观设计专利申请，并于2010年10月6日获得授权（专利号ZL200930205735.8）。该招牌设计整体呈长方形，中间自左向右横向排列“东北人烤肉”五个行楷字，其中“东北人”三个字为白色，“烤肉”两个字为红色，“东北”和“烤肉”两个字的大小相当，中间的“人”字字体稍大；招牌的边框为红色，底色为黑色。被告武汉市小山城餐饮有限公司（下称小山城公司）也从事餐饮服务，该公司位于武汉市江汉区武商路的店面于2011年8月开始装修，装修后的店面门头安装有“东北人烤肉”的招牌。该招牌与王征宇获得专利授权的设计相比，该招牌除将“东北”两个字变为红色，招牌底色变为咖啡色外，其他的设计特征基本相同。

王征宇认为，小山城公司在未经授权的情况下，制作、使用“东北人烤肉”的店面招牌经营烤肉，给其造成了极大的经济损失和声誉影响，请求法院判令小山城公司：1、立即拆除“东北人烤肉”店面招牌，不得再使用与授权设计相同或近似的店面招牌，并赔礼道歉，消除影响，恢复名誉；2、赔偿经济损失10万元；3、承担诉讼费、公证费、律师费等维权费用。

武汉市中级人民法院一审认为：从整体视觉效果上判断，小山城公司制作使用的招牌与王征宇获得授权的外观设计无实质性差异，落入涉案专利权保护范围。但在进行专利侵权判定时，还需结合侵权行为人实施专利的目的来进行判断。小山城公司并非专门生产制作招牌的企业，其制作招牌系以自用为目的，明显不具有营利性。同时，外观设计专利权在性质上属于创新成果类型的知识产权，而非识别标记类型的知识产权，是否导致相关消费者对产品或服务的来源产生混淆和误认不属于判定外观设计专利侵权时应予考虑的因素。小山城公司制作、使用“东北人烤肉”招牌并未违反专利法的规定，不构成专利侵权。遂判决：驳回王征宇的全部诉讼请求。

湖北省高院二审认为：小山城公司虽非生产制作招牌的企业，但其委托他人制作侵权的“东北人烤肉”招牌，在其与制作者之间形成委托合同关系，而委托事务造成的法律后果应由作为委托人的小山城公司承担。虽然外观设计专利权并不具有禁止他人使用外观设计专利产品的效力，但并不能阻却小山城公司委托他人制作被控侵权招牌的行为侵权的认定。而且小山城公司制作招牌的目的是为其经营中餐类制售活动服务，对小山城公司主张的并非出于生产经营目的实施专利因而不构成侵权的抗辩理由不予支持。二审法院遂改判：1、撤销一审判决；2、小山城公司停止制作侵权招牌，并拆除店面正使用的“东北人烤肉”招牌；3、小山城公司赔偿王征宇经济损失1万元并负担其维权合理开支1.5万元。

【法官评析】

在商业经营活动中，经营者将自己的名称字号或经营服务项目制作成招牌悬挂于经营场所以招徕顾客，可谓习以为常的事情。如若该经营者欲独占性的使用其字号或表示其经营服务项目名称的某个文字标识，则可以向国家工商行政管理总局商标局申请商标注册，并在取得注册后依商标法来保护该文字标识，此亦为惯常的商业做法。但倘若该经营者就该文字标识申请注册商标而不得时，其是否可以另辟蹊径，将带有自身名称字号或经营服务项目名称的招牌设计申请外观设计专利，进而依专利法来获得对该文字标识的独占性使用权利，则颇有争议。本案湖北省两级法院就同一事实作出的截然相反的判决，很好的诠释了利用外观设计权保护店面招牌时可能引发的争议。

从司法审判角度来说，对有关店面招牌的外观设计不宜授予专利权，这不仅与专利法促进产品本身外观的创新水平之立法精神相悖，还会增大外观设计专利权与商标专用权相冲突的情形，在一定程度上也加大了司法裁判的难度。笔者建议，当权利人因他人未经许可使用相同招牌而提起侵权诉讼时，应引导权利人依循商标侵权或反不正当竞争等途径来捍卫自身的合法权益。

（作者单位：武汉市中级人民法院）